陳砥柱實習律師撰-從多軸飛行器訴訟淺析美國專利訴訟制度-以JMOL及Apportionment Value Rule為中心

Amazon公司在2013年首度發表藉無人機送貨的Amazon Prime Air專案服務(註1),此際,多軸飛行器(Multirotor)也開始進入社會大眾的日常生活議題,維基百科將多軸飛行器定義為一種具有兩個旋翼軸以上的旋翼航空器(註2),當然,台灣廠商在此多軸飛行器的熱潮中也沒有缺席。

經查,2014年1月24日,登記於台灣之多軸飛行器廠商Drone Technologies於美國賓西法尼亞州西區聯邦地院控告法國製造商Parrot S.A,於未經授權下使用US 7,584,071與US 8,106,748兩項專利(下稱系爭071及748號專利)製造及販售相關商品,陪審團裁定被告須就專利侵權情事支付合計7,584,071美元之損害賠償金,被告隨後提出judgment as a Matter of Law動議(下稱JMOL),承審法官則以被告未能證明庭審結果存在明顯錯誤或不公情形為由駁回,被告遂於2015年7月27日就本案結果上訴(註3)。

前揭案例中提及之JMOL制度,係為不採行陪審團制度之我國訴訟所未有,簡言之,此制度的精神在於說服法官相信,於不足之證據下一個理性的陪審團不會做出如此的裁決,但JMOL制度之作用,並非允許法官將陪審團的裁決換成自己的判斷,而是讓法官重新考慮當事人曾經提及之法律議題以及評估陪審團的裁決是否基於足夠的證據基礎。

具體探究所述的JMOL制度,經常是針對損害賠償金之議題,例如計算方式究竟應以分屬原則(Apportionment Value Rule,又譯分攤原則)為準,或是應以整體市場價值法則(Entire Market Value Rule)為準(註4),換言之,JMOL制度可謂並非供當事人提出動議爭執是否有侵權之事實,而是用以檢討例如損害賠償金該以何基礎計算等法律問題。

何謂分屬原則之計算方法呢?本文以為其可概略整理為:(a)以實質的經濟證據奠定系爭專利對相關功能之貢獻;(b)系爭專利對相關產品的銷售利潤貢獻;(c)該功能與其它功能的貢獻比對。因此,一般而言,藉由分屬原則之計算方法來推斷賠償金計算基礎,敗訴方可大幅減少賠償金(註5)。

本文認為,以本件Drone Technologies Inc. v. Parrot S.A Inc.一案為例,倘若法官當初接受被告方提出之JMOL動議且檢討是否應以分屬原則之計算方式推斷賠償金計算基礎,被告除了可抗辯原告未盡舉證責任之義務外,亦可選擇主動或被動地向陪審團檢附資料說明,系爭071及748號專利分別對系爭展品之地磁感測功能及加速度自我感測功能之貢獻其實甚小,系爭071及748號兩號專利對涉嫌侵權產品整體的銷售利潤未具有實質貢獻,以及系爭系爭071及748號兩號專利並未足以讓涉嫌侵權產品的眾多功能增加多少價值。

從而,若陪審團傾向於接受被告方之說法,在這個任一個多軸飛行器產品皆可能內含有數千甚至數百個技術性發明專利的業界,被告方縱然敗訴,亦有可能藉此成功大幅降低損害賠償金額,而獲得實質上的勝利果實。

台灣專利法雖未有前揭分屬原則或是整體市場價值法則之規範,但專利法第97條第1項亦明定有四種損害賠償計算方式:(1)依民法第二百十六條之規定、(2)不能提供證據方法以證明其損害時,得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害、(3) 依侵害人因侵害行為所得之利益、(4) 依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。同樣的,專利訴訟之當事人應評估個案事實與事證,說服法官適用對其有利之計算基準,以獲取最大之利益。

註1:參考資料: http://www.ithome.com.tw/news/100367,最後瀏覽日:20160426。

註2:參考資料: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E8%BB%B8%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%99%A8,最後瀏覽日:20160426。

註3:參考資料: http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=12313,最後瀏覽日:20160426。

註4:參考資料:《美國專利訴訟關鍵案例解讀》,陳歆著,元照出版有限公司2012年9月初版,第390-393頁。

註5:參考資料:《美國專利訴訟關鍵案例解讀》,陳歆著,元照出版有限公司2012年9月初版,第313頁。

智財律師專家-遠東萬佳法律事務所-陳砥柱律師

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