專利律師指南:如何切入「專利申請、專利行政訴訟」等市場?

文:本所主持律師 俞伯璋

筆者的職涯從軍事武器研究人員、專利說明書撰寫、專利說明書翻譯、專利審查意見核駁答辯、舉發、專利授權、專利侵權/不侵權法律意見、專利訴訟、到國際專利訴訟代理等,超過15年的專利實務工作經驗以及對專利生態的認知,希望藉由本文章的分享,讓想要從事專利業務的律師們或已經在從事專利業務的律師同道能夠在業務推廣上更上層樓。

一、律師如何切入「專利申請」市場?

專利申請是一個勞動力密集的行業,事務所必須聘僱各個領域的專業人員/專利工程師,才能夠應付客戶從各個領域丟過來的專利技術文件。但大部分律師並不具備技術背景,或即便具備技術背景,也僅能協助客戶一小部分的需求,沒辦法擴大打擊面,吃下客戶所有的案件。

除此之外,團隊成員還必須有絕佳的外文能力。客戶不會只申請台灣專利,專利申請是一種跨國性業務,例如客戶除了申請台灣專利外,可能還有美國、歐洲、大陸、日本…等國家的需求,因此外文能力就變的非常重要。

簡單說,律師要切入專利申請案市場,筆者認為最最基本的團隊要聘僱3位專利工程師(最好是電子電機、機構、化學背景各一位)及一位專利核稿主管及一位英文非常好的專利程序人員。如果沒有這樣的團隊,要接到穩定的專利申請案客源就會變得非常困難。

目前國內中大型的專利商標事務所其專利工程師動輒三四十位甚至更多,一般大型的企業比較偏好這類型的事務所,且客戶端的窗口多半是專利師或有專利實務經驗的技術人員而非律師,因此律師在沒有專利實務經驗的情況下要去跟客戶拓展申請案有其難度。專利師與專利代理人是這塊市場主要玩家。

難度評價:★★★

二、律師如何切入「專利行政訴訟」市場?

一般客戶之所以會有專利行政訴訟案件是基於專利申請案的救濟,如果客戶的專利申請案一開始就是找專利商標事務所,則行政訴訟案件要另找律師代理的機會不大。另一方面,專利行政訴訟中有很大一部份的攻防是技術上攻防,律師若要接此種案件,其麾下也必須要聘僱這類型的技術人員。

 

通常來說,如果律師事務所接得到專利申請案,連帶著也會有專利行政訴訴案件,無需特別開發或推廣。專利師與專利代理人是這塊市場主要玩家。

難度評價:★★★

Cropped shot of lawyer holding papers and client reading contract in office — Photo by AndrewLozovyi

Photo Credit: Depositphotos

三、律師如何切入「專利爭訟案件/舉發案件」之市場?

客戶對於專利爭訟案件(一般是民事訴訟)通常會找律師代理,少部分會只找專利師代理,因此專利爭訟案件是律師絕對可以切入的市場。

客戶通常會依據案件的技術領域尋找對應的律師,例如筆者就常接到工程類與電子電機資訊類的專利訴訟案件。也有部分客戶會直接找其所使用的專利商標事務所的內部律師或聯盟律師配合。

一般律師麾下若無技術背景團隊,建議直接與專利商標事務所配合,由專利商標事務所處理申請案,律師團隊處理爭訟案。如不願與專利商標事務所配合,麾下也無技術背景團隊,則律師本身就要有很豐富的專利訴訟實務經驗才有辦法說服客戶。通常這類型的律師都會在大所辦理專利訴訟,磨練幾年後才會自己出來開業。

難度評價:★★

四、律師如何切入「國際專利爭訟案件代理」之市場?

這裡所謂國際專利爭訟案件代理的定義,是指代理臺灣客戶在國外辦理專利爭訟案件(配合國外專利訴訟律師),或代理國外客戶在臺灣或大陸辦理專利爭訟案件。

首先針對國外專利爭訟案件。

臺灣客戶面對到國外的專利爭訟案件時,除了面試臺灣的代理律師外,也會面試或詳細了解該國外專利律師的背景與經驗,因為一個國外專利爭訟的預算通常都是臺灣專利爭訟案件的好幾倍(美國專利訴訟的預算甚至會高達一百倍),客戶當然會更為謹慎。要接到這樣的客戶,事務所規模、主要負責律師名氣、團隊成員背景、跨國訴訟經驗等..都是客戶會考量的因素。

這類型的案件很難由一位律師單槍匹馬承接,律師若非任職於中大型事務所,建議與其他律師或專利商標事務所結盟才會提高接案成功率。

針對代理國外客戶在臺灣或大陸辦理專利爭訟案件,這裡的前提是要有國外事務所的人脈。國外客戶在臺灣遇到專利爭訟案件時,通常會透過其自身國家的事務所或律師推薦臺灣律師,因此建立國外律師或事務所的人脈就變成拓展案源非常重要的課題。建議有興趣的律師可以參加每年都會舉辦的國際智財會議例如INTA、APAA、AIPLA、FICPI等藉此機會認識國外的律師,提高獲得國外客戶的機會。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

 

以筆者自身經驗,通常不能期待只參加1~2次國際會議就能夠獲得案件,基本上要連續參加3年以上且每次聚會都要跟之前的律師朋友聚聚才會變成老面孔或好朋友,成為好朋友之後案件自然會上門。不過這種拓展人脈的成本非常高,以全球最大的智財聚會INTA為例,每年全球都有約15000位智財律師會參加,但門票+食宿+機票一個人的成本大約要10萬新台幣以上。通常大型事務所一次都會派很多合夥人出席,有時還會承租專屬會客場地或跟主辦單位買booth(宣傳攤位),花費都是百萬以上,且每年都要編列預算,中小型事務所比較吃不消。

筆者這裡建議幾個省錢的方式:

  1. 可以選擇在亞洲國家舉辦的會議,如此一來機票食宿較便宜
  2. 可以選擇不買主辦單位的門票而直接去參加其他律師事務所舉辦的Reception(歡迎會),這招又可以省好幾萬

對於剛開始參加國際會議的新鮮人,建議可以鎖定幾個會議的Party Queen或Party King (人氣高且非常出風頭的律師,這類型的人以歐美律師為主),只要一直跟在這些人身邊就能密集的參加不同的Reception,且可以很快認識一大群原本就互相認識的社群,增加自己曝光的機會。

難度評價:★★★

總結

要拓展專利業務首要條件,是必須了解專利業界生態且必須有大量的實務經驗,筆者建議對這項業務有興趣的年輕律師朋友,可以選擇進入「專利商標事務所」或有執行專利業務的法律事務所學習經驗並累積人脈,假以時日後,再考慮要朝那一個業務發展。

若以小事務所的規畫,筆者有律師朋友專門在辦理專利申請案,也有朋友專門辦理專利爭訟案件,但從資源運用的角度來看小事務所要全面的辦理各項專利業務著實不易,若有此雄心壯志的律師建議以大型事務所合夥人為目標,藉由資源整合與團隊的力量來操作較事半功倍。

文章連結:https://www.thenewslens.com/article/134604

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